【판시사항】

1. 사용자가 각 특허풀의 공제액만큼의 실시료채무를 면제받은 것은 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 것으로 그 자체로 사용자의 이익이라고 판단한 사례

2. 사용자가 얻을 이익은 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로, 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 목적, 그 체결 과정에서 피고가 미친 영향력 등을 고려하여 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입의 80%, 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 이익의 75%가 각 이 사건 발명들과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익이라고 본 사례

3. 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하여 발명자 공헌도를 판단한 사례

【판결요지】 항소일부인용

1. 사용자 이익 산정

직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익은 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 의미한다. 원칙적으로 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 시점을 기준으로 장래 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아 정당한 보상액을 결정하여야 한다.

사용자가 직무발명을 승계한 이후에 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하고 이를 기초로 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하는 때에는 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도뿐만 아니라 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위 등까지 함께 고려할 필요가 있다(대법원 2024. 11. 20. 선고 2023다237514 판결 참조).

가. 각 특허풀의 공제액이 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인하여 얻은 피고의 이익인지 여부(=적극)

① 피고가 업무집행자와 체결한 서브라이선스 계약에 따라 자신이 실시한 모든 특허풀 회원사 특허에 대한 실시료 지급 채무를 부담하고, 이는 각 특허풀에서의 실시료 분배규칙에 따라 산정되는 점, ② 피고가 각 특허풀로부터 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방이 가진 표준 필수특허에 대한 실시료를 공제받기 위해서는 각 특허풀에 위 계약의 존재를 알리고 이미 산정된 실시료의 조정을 요구하여야 하는 점, ③ 특허풀이 계산한 로열티는 객관적인 방법에 따라 산출된 합리적인 실시료로 볼 수 있는 점 등을 고려하면 피고는 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인하여 각 특허풀의 공제액만큼의 실시료채무를 면하는 이익을 얻었다고 봄이 타당하다.

나. 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입 중 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분: 80%

아래와 같은 사정, 즉 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력을 고려할 때, 피고가 각 특허풀로부터 받았거나 받을 실시료 수입 중 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 있는 부분은 각 수입의 80%에 해당하는 부분으로 봄이 타당하다.

1) 표준 필수특허를 확보하기 위해서는 표준화 기구의 회원이 되어서 그 회의에 참석하여야 하고, 표준화 과정에서 실시간으로 정보를 수집하고 분석하여 적시에 표준으로 채택될 가능성이 있는 기술을 개발하고 출원하여야 하며, 표준화 기구에서의 논의 과정에서 자신의 입장을 관철시킬 수 있어야 하는데, 이는 대부분 피고의 지위나 역량에서 비롯된 것이고, 피고는 그러한 지위나 역량을 갖추기까지 많은 인적, 물적 자원을 투입하였을 것으로 보인다.

2) 피고가 회원사로 가입하였을 무렵에는 이미 DVD의 핵심 표준기술 대부분이 위 일본 회사들의 기술에 맞추어 채택된 상태였고, BDA 역시 마찬가지 상황으로, 피고는 전략적인 기술 개발을 통하여 표준 필수특허를 확보하여야 했다. 이에 피고는 내부 동향을 파악하고, 그에 맞추어 기술 개발 방향을 설정하는 등 표준 필수특허를 확보하기 위한 조직적인 투자와 실질적인 노력을 기울였다. 또한 피고는 표준화 투표 과정에서도 영향력을 행사하거나 관련된 이해관계를 조율하는 등 회원사들과 협상을 거쳐 이 사건 발명들을 포함한 피고의 기술이 표준기술로 선정되도록 유도하였던 것으로 보인다.

3) 이러한 노력 등으로 인하여 56개의 발명으로 이루어진 이 사건 발명들은 총 1,133개의 표준 필수특허로 등록되었다. 피고는 이처럼 다수의 표준 필수특허를 확보함으로써 실시료 수입을 늘리고 업계에서의 지위를 강화할 수 있었다.

다. 이 사건 각 크로스 라이선스 계약으로 인한 이익 중 이 사건 직무발명과 상당인과관계가 인정되는 부분: 75%

앞서 본 이 사건 발명들이 표준 필수특허로 되기까지 피고가 기여한 정도, 이 사건 발명들의 출원 및 등록에 관한 피고의 노력에다가 아래와 같은 사정, 즉 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 목적, 그 체결 과정에서 피고가 미친 영향력 등을 종합적으로 고려하면, 피고가 위 계약을 통해 얻은 이익 중 이 사건 발명들과 인과관계가 있는 부분은 75%에 해당하는 부분으로 봄이 타당하다.

1) 크로스 라이선스 계약은 기술이 저촉 관계에 있거나, 기술이 보충 관계에 있는 등의 상황에서 상대방이 보유한 기술을 실시하고자 하거나, 특허 침해 등으로 인한 분쟁 발생의 가능성을 차단하고자 하는 경우 또는 상대방과의 계속적 협력관계를 구축하고자 하는 경우 등 여러 다양한 상황에서 각기 다른 목적 또는 복합적인 목적으로 체결된다. 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결 시기, 계약의 목적물과 내용 등에 비추어 보면, 위 계약은 DVD와 BD 시장이 성장․팽창하던 시기에 관련 경쟁 회사들끼리 보유하고 있는 특허권 등을 모두 자유 실시의 대상으로 삼아 특허 침해로 인한 손해배상의 위험을 낮출 목적 등의 다양한 사정을 감안하여 체결한 것으로 볼 수 있고, 원고가 제출한 증거만으로는 ‘피고 보유 특허에 대한 추가 실시료 수입 확보’ 또는 ‘상대방 보유 특허의 무상 사용’이 주된 목적이라고 단정하기 어렵다.

2) 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 체결에는 당시 피고가 가진 유․무형적자산 등이 결부된 피고의 경쟁력 내지 동종 업계에서의 지위가 매우 중요하게 작용하였을 것으로 보인다. ① 피고가 2022. 3. 24.을 기준으로 보유한 광기기 관련 특허는 총 12,438건이나 되는데 그 대다수가 1990년대 후반에서 2000년대 초반에 출원․등록된 것인 점, ② 2010년경 피고의 블루레이 플레이어는 한국은 물론 북미, 유럽, 중남미 등 세계 주요 시장에서 모두 24% 이상의 시장점유율을 차지하고 있었던 점, ③ 이 사건 각 크로스 라이선스 계약의 상대방은 히다찌, 파나소닉, 도시바, 미쯔비시, 샤프, 필립스, 소니, JVC, 라이트온, 파이오니어 등 전자기기 산업에서 전 세계적으로 널리 알려진 글로벌기업인 점, ④ 피고는 위와 같은 소수의 기업들과 대개 10년에서 18년에 이르기까지 장기간 반복적으로 계약을 체결한 점, ⑤ 피고가 2004년경 도시바와 사이에 양 회사의 DVD 등 광기기의 개발과 마케팅 등을 전담할 합작 회사인 ‘TSST’를 설립하기도 한 점 등을 고려하면, 피고는 당시 해당 업계에서 상당한 지위와 영향력을 가지고 있었기 때문에 이 사건 각 크로스 라이선스 계약을 체결할 수 있었던 것으로 볼 수 있다.

2. 발명자 공헌도 산정

종업원(발명자) 공헌도는 해당 발명을 완성하는 데 발명자가 창조적으로 기여한 정도를 의미하므로, 이를 산정할 때에는 해당 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도와 관련된 모든 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

원고는 학사를 마치기 전에 피고 회사에 입사하여 그로부터 약 9년 후부터 피고에서 DVD, BD 등에 관한 연구개발 및 표준화 업무를 수행하였으므로 이 사건 발명들의 완성에 원고의 지식, 학력 등 개인 역량이 기여한 정도가 크다고 보기 어려운 점, 피고는 DVD․BD 기술 및 제품을 개발하기 위해 상당한 규모의 연구진을 꾸려 막대한 개발비를 투입하였던 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여, 이 사건 발명들에 대한 원고의 공헌도를 3%로 정한다.

【판결의 의의】

사용자가 실제로 얻은 이익을 참작하여 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익을 산정하는 데 있어서 직무발명 완성 이후의 사정으로서 사용자가 얻을 이익과 관련된 직무발명의 권리화 또는 사업화 경위를 고려하여 직무발명과 상당인과관계 있는 부분만을 사용자 이익을 산정하는 기초가 되는 이익으로 보았고, 직무발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하여 발명자 공헌도를 판단한 사례