【판시사항】

권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변의 허용 여부(소극)

【판결요지】 심결취소

특허법원은, 아래와 같은 이유로 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술 항변이 허용되지 않는다고 판단하여 이와 달리 판단한 이 사건 심결을 취소하는 판결을 하였다.

1) 권리범위 확인심판 절차의 목적과 심리의 한계

가) 특허권의 권리범위 확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 제한적 목적을 가진 절차일 뿐 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 권리관계까지 확인하거나 확정하는 절차가 아니다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조). 즉, 권리범위 확인심판은 특허권침해소송과 같이 구체적 권리관계에 관한 항변사실을 주장하고 재항변사실을 주장하는 등의 동적인 과정을 거쳐 분쟁 당사자 사이의 권리를 확정하는 절차라기보다는 원칙적으로 특허발명과 확인대상발명이라는 두 개의 대상을 대비함에 본질이 있는 절차에 해당한다고 할 것이고, 이러한 권리범위 확인심판에서의 판단은 특허권침해소송의 일정한 쟁점(권리범위 속부 판단)과 관련하여 참고는 될 수 있을지언정 특허침해판단과 관련하여 기속력을 가지지는 않는다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결 등 참조).

나) 특허법은 권리범위 확인심판과 특허 무효심판을 별도로 규정하고 있다. 특허가 진보성이 없어 무효 사유가 있는 경우에도 특허 무효심판에서 무효 심결이 확정되지 않으면, 특별한 사정이 없는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 특허발명의 보호범위를 판단하는 절차로 마련된 권리범위 확인심판에서 특허의 진보성 여부를 판단하는 것은 권리범위 확인심판의 판단 범위를 벗어날 뿐만 아니라, 본래 특허 무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여하는 것이 되어 위 두 심판 사이의 기능 배분에 부합하지 않는다. 따라서 심판 사이의 기능 배분 원칙에 따라 권리범위 확인심판에서 등록권리의 효력을 부정하는 결과가 되는 주장에 관하여는 원칙적으로 심리가 제한되고(대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결 등 참조), 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위 확인심판에서 등록되어 있는 특허권의 효력을 부인할 수 없다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조).

2) 자유실시기술의 항변과 그 근거

가) 대법원은 ‘권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결 등 참조).’고 하여 자유실시기술의 항변을 인정하고 있다.

나) 자유실시기술은 원래 균등침해의 소극적 요건으로 도입된 이론이다. 균등침해 이론에 의해 특허권의 보호범위를 확장하는 경우에도, 특허권자가 처음부터 특허를 받을 수 없었던 영역, 즉 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 기술(이른바 자유실시기술)의 영역까지 특허권의 보호범위를 확장할 수 있도록 하는 것은 부당하므로, 대법원은 ‘확인대상발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닐 것’을 균등침해의 소극적 요건으로 도입한 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결 참조). 이와 같은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술은 확인대상발명이 특허발명을 균등침해하는지 여부를 판단하기 위해 검토해야 하는 쟁점으로, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당하여 균등범위에 포함되지 않는다고 판단되더라도 이는 특허발명이 등록무효 사유를 가지고 있는지 여부와는 아무런 관련이 없다.

다) 한편, 문언침해(literal infringement)의 국면에서 자유실시기술 항변은 균등침해의 소극적 요건으로서의 자유실시기술과는 그 인정근거에 근본적인 차이가 있다. 확인대상발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하여 특허발명을 문언침해하는 상황에서 확인대상발명이 공지기술로부터 쉽게 도출할 수 있는 자유실시기술에 해당한다는 것은 그 특허발명이 진보성 흠결의 무효사유를 가지고 있다는 것과 동일한 의미이기 때문이다. 따라서 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하는 경우라면, 통상의 기술자가 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 확정되기 전까지는 다른 절차에서 그 특허권의 효력을 부인할 수 없는바, 그 특허권의 권리범위 내에 있는 이와 같은 발명은, 엄밀하게 말하자면 그 특허권이 무효로 확정되기 전까지는 공공의 영역에 있는 것이라거나 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 발명이라고 단언하기 어렵다. 다만, 공지기술 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 발명을 포함하는 특허권은 그 특허권이 결국 등록무효심판 절차를 통해 장래에 소급적으로 무효로 될 것임이 명백하다는 점에서 침해를 판단하는 국면에서도 어떠한 방식으로든 이를 고려하는 것이 신속하고 합리적인 분쟁해결에 도움이 될 수 있으므로, 대법원은 균등침해 뿐 아니라 문언침해에 해당하는 경우에도 자유실시기술의 법리를 인정하였다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 참조). 한편 대법원은 자유실시기술 항변과 관련하여, 확인대상발명이 자유실시기술에 해당할 경우 ‘특허발명과 대비할 필요 없이’ 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 결론을 내릴 수 있다고 설시하고 있는데(대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조), 이는 일반적인 청구원인과 항변의 판단 구조와는 다소 차이가 있는 법리이나, 특허발명과의 대비를 통해 문언침해임을 명확하게 판단한 이후 자유실시기술에 해당한다는 판단을 하게 될 경우 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과에 이르게 되므로, 위 법리를 통해 특허발명과 대비하지 않고 자유실시기술 해당 여부를 먼저 판단함으로써 이와 같은 심판 사이의 기능 배분 원칙에 저촉되는 결과를 형식적으로 피하면서도 실질적 정의와 소송경제에 부합하는 결론을 도출할 수 있도록 하고 있다.

3) 취소판결의 기속력과 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 경우 자유실시기술 항변의 허부

가) 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다. 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결 등 참조). 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하지 않는다는 취지의 심결에 관한 심결취소소송에서 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 이유로 심결을 취소한 판결이 확정된 경우, 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 점에 관하여는 기속력이 있는 판단이 내려졌으므로 취소 후 심리과정에서 특허심판원은 이에 따른 판단을 해야 한다.

나) 확인대상발명이 특허발명을 문언침해한다는 점에 관하여 기속력 있는 판단이 내려진 사건의 취소 후 심판절차에서 자유실시기술 항변을 허용하는 것은, 형식적으로든 실질적으로 사실상 특허를 무효로 선언하여 등록권리를 부정하는 것과 동일한 결과에 이르게 되는 문제점이 있다. 이 경우 특허발명과 대비하지 않고 자유실시기술 해당 여부를 먼저 판단하는 경우와 달리 심판 사이의 기능 배분 원칙에 저촉되는 결과 또는 권리범위 확인심판에서 진보성 부정 판단이 허용되지 않는다는 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결과 모순·저촉되는 결과를 형식적으로도 피하기 어렵다. 뿐만 아니라 문언침해에 해당한다는 기속력 있는 판단이 이미 내려진 상황에서 이와 별개로 자유실시기술 해당 여부에 관하여 새롭게 심리하는 것은 소송경제의 측면에서도 특별히 유리한 부분이 없다. 특히 진보성 여부를 권리범위 확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위 확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서 바람직하지 않다는 취지의 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 논거는, 확인대상발명이 문언침해에 해당한다는 기속력 있는 판단이 이미 내려진 상황에서 자유실시기술 항변을 판단할 수 있는지에 관한 이 사건 쟁점에도 그대로 적용될 수 있다. 이러한 점을 고려하면, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후 자유실시기술의 항변은 허용되지 않는다고 봄이 타당하다.

【판결의 의의】

대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결의 적용범위와 관련하여, 권리범위 확인심판에서 확인대상발명이 특허발명을 문언적으로 침해한다는 기속력 있는 판단이 내려진 이후에는 자유실시기술 항변의 허용되지 않는다는 점을 명확하게 밝힌 사례