우리법원 주요판결
| 제목 | [상표]티르리르 상표 불사용 취소 사건(특허법원 2023허13971) | ||||
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| 작성자 | 특허법원 [대전] | 작성일 | 2024.10.31 | 조회 | 1682 |
| 첨부파일 | 2023허13971.pdf | ||||
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【판시사항】 상표권자가 자신의 등록상표와 동일․유사한 선출원 등록상표에 대한 무효심판절차를 진행하는 기간 동안 그 등록상표를 사용하지 못한 경우, 상표불사용의 ‘정당한 이유’가 있다고 볼 수 있는지(적극) 【판결요지】 심결취소 1. 상표법 제119조 제3항에서 상표불사용의 '정당한 이유'라 함은 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐 아니라, 법률에 의한 규제 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적․정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용도 포함된다(대법원 2001후188 판결 등). 2. 원고에게는 이 사건 등록상표를 취소대상 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 사용하지 못한 데 정당한 이유가 있다고 봄이 타당하다. 가. 타인의 선출원 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 등록받아(이하 ‘후출원 등록상표’) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 그 지정상품과 동일․유사한 상품에 사용하면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결 확정과 상관없이 선출원 등록상표권 침해가 성립한다(대법원 2018다253444 전원합의체 판결). 나. 원고 등록상표는 피고 상표들( 다. 원고는 2019. 8. 26. 이 사건 등록상표를 등록받고 2개월도 지나지 않은 2019. 10. 8. 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 피고 상표들 지정상품 중 화장품 도매업 등에 대한 심판청구 부분을 기각하였는데, 위 심결을 취소하는 특허법원 판결이 대법원에서 확정되었다. 그러나 피고가 이어진 심판절차 등에서 새로운 증거들을 제출하며 확정된 판결의 판단이 번복되어야 한다고 주장하였기에 피고 상표들에 대한 무효심결은 최초 심판청구일로부터 4년 가까이 경과한 2023. 7. 27. 확정되었다. 라. 피고 상표들에 대한 무효심판이 진행 중이던 기간 동안 원고가 이 사건 등록상표를 사용하는 것이 법률에 의해 절대적으로 금지되는 행위라고 볼 수는 없다. 피고가 상표권 침해를 주장하면서 민사소송을 제기하거나 원고가 상표법위반죄로 기소되더라도, 원고가 권리남용 항변 등을 제출하여 책임을 피할 수 있는 가능성도 있기 때문이다. 마. 그러나 대법원이 '정당한 이유'의 하나로 예시하고 있는 ‘법률에 의한 규제 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적․정상적으로 거래될 수 없는 경우’를 반드시 법률에 의해 절대적으로 금지되는 경우만으로 한정하여 볼 것은 아니다. 선출원 등록상표에 대한 무효심결 확정 전에 후출원 등록상표를 사용하면 민․형사상 책임을 지게 될 위험이 있는 상황에서 후출원 등록상표의 사용을 강요하는 것은 불사용 취소심판 제도의 취지인 등록상표 사용 촉진 및 불사용에 대한 제재라는 목적 달성에 필요한 정도를 넘는 것으로서, 상표법의 목적인 수요자의 이익 보호(상표법 제1조)에도 부합하지 않는다. 그것은 등록상표의 불사용 소멸 혹은 형사처벌의 위험 감수라는 양자택일을 강요하는 것일 뿐만 아니라, 상표권자가 등록상표 사용을 택하면 일반 수요자 및 거래자의 출처 혼동을 초래하는 결과가 되어 궁극적으로는 수요자의 보호라는 공익에도 반하는 결과가 되기 때문이다. 바. 이 사건에서 원고는 이 사건 등록상표의 사용이 피고 상표들에 대한 침해가 될 수 있다는 추상적․잠재적 가능성을 고려하여 만연히 등록상표 사용을 보류하고 있었던 것이 아니라, 이 사건 등록상표 등록 후 2개월도 지나지 않은 상황에서 피고 상표들에 대한 등록무효심판을 청구하는 등 신속하고 적극적으로 근본적인 해결방안을 강구하였다. 이는 피고가 민사소송을 제기하기를 기다려 피고 상표들이 무효라는 권리남용 항변을 하는 것보다 더욱 공격적이고 선제적인 상표 사용의사의 표시라고 볼 수 있다. 더구나 원고는 대법원 판결 이후 피고 상표들의 등록무효 가능성이 높아지자 화장품 포장 디자인 의뢰, 책임판매 등록, 제조위탁업체 물색 등 이 사건 등록상표를 사용하기 위한 구체적인 준비를 순차적으로 진행하여 이 사건 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표의 사용의사를 명백하게 표시하기도 하였다. |
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