【판시사항】

1. 피고가 리폼에 의하여 제작한 제품(이하 ‘리폼후제품’)의 상품성 (긍정)

2. 피고가 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

4. 리폼후제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)

5. 리폼후제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)

6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

【판결요지】 항소기각

피고는 리폼후제품에 이 사건 상표들을 표시한 후 리폼주문자에게 인도함으로써 이 사건 상표들에 관한 원고의 상표권을 침해하였으므로, 이 사건 상표들이 표시되어 있는 가방의 원단을 사용해 이 사건 리폼 후 제품을 제조하여서는 아니 될 의무가 있다. 피고는 원고에게 상표권 침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있고, 원고의 손해액은 1,500만 원으로 정함이 타당하다.

이 사건의 쟁점별 주장 및 판단은 아래와 같다.

1. 리폼 후 제품의 상품성 (긍정)

원고의 주장은, 리폼후제품은 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하므로 상표법이 적용된다는 것이고, 피고의 주장은 리폼후제품은 상표법 제2조 소정의 상품에 해당하지 않으므로 상표법이 적용되지 않는다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제11호의 규정에 의하면, ‘상표의 사용’이란 상품에 상표를 표시하는 행위 등을 말하므로, 리폼후제품에 상표법을 적용하려면 그것이 상품에 해당하여야 한다. 저명한 상표가 표시된 고가의 상품은 리폼을 한 후에도 중고시장에서 거래되는 것이 실정인 점 등을 종합하면, 리폼후제품은 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품으로서 상표법 제2조 소정의 ‘상품’에 해당한다.

2. 피고가 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

원고의 주장은, 피고가 리폼후제품에 원고의 상표를 표시한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목에서 말하는 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’에 해당하고, 피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도한 행위는 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목에서 말하는 상표가 표시된 상품을 인도한 행위에 해당한다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제11호에 의하면, ‘상표의 사용’이란 ㉮ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(가목) ㉯ 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도ㆍ인도하거나 전기통신회선을 통하여 제공하는 행위 또는 이를 목적으로 전시하거나 수출ㆍ수입하는 행위(나목) ㉰ 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(다목) 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

피고는 리폼전제품을 분해하여 그 원단, 부속품 등을 원자재로 재활용하여 절단, 물리·화학적 처리, 박음질, 부품들의 부착, 상표의 부착 등의 공정을 거쳐, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 심하게 다른 새로운 제품을 생산하였다. 피고는, 리폼전제품의 원단에 표시되었던 원고의 상표가 그대로 리폼후제품에 표시되도록 하고 출처오인을 방지할 만한 조치를 하지 않음으로써 상표법 제2조 제1항 제11호 (가)목 소정의 ‘상품에 상표를 표시하는 행위’를 하였다. 피고는, 원고의 상표가 표시된 상태채로 리폼후제품을 리폼주문자에게 인도하였으므로, 상표법 제2조 제1항 제11호 (나)목 소정의 ‘상표가 표시된 상품의 인도’행위를 한 것이다.

결국 피고는 원고의 허락 없이 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 원고의 상표 표시 및 인도 행위를 하였다. 따라서 원고의 주장은 이유 있고, 피고의 주장은 이유 없다.

3. 피고가 업으로 원고의 상표를 사용하였는지 (긍정)

원고의 주장은, 피고는 업으로 원고의 상표를 사용하였으므로 상표법 제2조 제1항 제11호 소정의 상표사용행위를 하였다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

상표법 제2조 제1항 제1호는 ‘상표’를 정의하면서 ‘자기의 상품(서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함)을 타인의 상품과 구별하기 위하여 사용하는 표장’이라고 규정한 점, 상표법 제33조 제1항 제7호에 의하면 ‘수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표’는 상표등록을 할 수 없는 점 등을 종합하면, 상표법 제2조 제1항 제1호 소정의 ‘상표’란 자기가 하는 ‘업무에 관련된’ 상품을 타인이 하는 ‘업무에 관련된 상품’과 식별하기 위하여 사용하는 표장을 의미하고, 여기서 ‘업무’라 함은 ‘독립하여 영업으로 하는 매매, 임대차, 제조, 가공 또는 수선, 운송 등의 상행위’를 의미한다고 해석된다.

피고는 가방의 수선, 가공을 업으로 하는 자로서 리폼주문자를 상대로 독립하여 영업으로 리폼후제품을 생산하는 서비스를 제공하였으므로, 원고의 상표를 ‘자신의 업무와 관련하여 사용’한 것이다.

4. 리폼후제품에 표시된 원고 상표들이 출처표시 기능을 하는지 (긍정)

원고의 주장은, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것처럼 표시하는 출처표시기능을 하므로 상표권침해에 해당한다는 것이고, 피고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

대법원 판례에 의하면, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 출처표시기능을 한 경우에 한하여 상표권을 침해한 행위로 볼 수 있고, 출처표시기능을 하는지 여부는 일반수요자 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

피고가 리폼후제품을 리폼주문자에게만 인도하였고 리폼주문자는 리폼후제품의 출처가 원고가 아님을 알았을 것이므로, 리폼주문자의 관점에서는 리폼후제품의 출처를 오인할 염려가 없다. 그러나 리폼후제품이 양도, 인도 또는 전시 거래의 목적물이 될 경우 그 상대방인 일반수요자들은 리폼후제품의 출처가 원고인 것으로 오인할 염려가 있으므로, 일반수요자의 관점에서 볼 때, 리폼후제품에 표시된 원고의 상표들은 출처표시기능을 한다.

5. 리폼후제품은 리폼전제품과의 동일성을 해할 정도로 가공된 것인지 (긍정)

피고의 주장은, 원고는 리폼전제품을 판매함으로써 리폼전제품에 대한 상표권이 소진되었는데 리폼후제품은 리폼전제품과 동일성의 범위 내에 있으므로 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은, 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품이므로 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다는 것이다.

상표권 소진에 관한 대법원 판례(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 판결)에 의하면, 상표권자가 자신의 상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 당해 상품에 대한 상표권은 소진되므로, 당해 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 없고, 당해 상품과의 동일성을 해할 정도로 가공을 하여 실질적으로 새로운 상품을 생산한 경우에는 새로운 상품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

리폼전제품과 리폼후제품을 비교할 때, 제품의 개수(리폼 전 제품 1개로부터 새로운 제품 2개 이상을 제조한 경우도 있다), 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 완전히 달라서 리폼전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능하므로, 피고는 리폼전제품을 동일성을 해할 정도로 가공하여 새로운 상품을 생산한 것이고, 따라서 원고는 리폼후제품에 대하여 상표권을 주장할 수 있다.

6. 리폼전제품을 구매한 소비자의 권리 등에 비추어 이 사건 리폼은 위법하지 않은 정당한 행위인지 (부정)

피고의 주장은, 리폼전제품을 구매한 소비자는 직접 리폼을 하기 어려우므로, 피고와 같은 사업자에게 주문하여 리폼할 수밖에 없는데, 피고가 그 소비자의 주문에 따라 리폼하는 것을 상표권 침해라고 하면 소비자의 자유를 침해하는 결과가 되기 때문에, 피고의 리폼은 상표권 침해라고 할 수 없다는 것이고, 원고의 주장은 그렇지 않다는 것이다.

민법의 해석상 사회상규상 허용되는 행위는 정당한 행위이므로 위법하지 않다. 원고로부터 리폼전제품을 구입한 소비자는 신체, 기호, 취미 등에 맞도록 개인화하기 위하여 리폼전제품을 변경할 필요가 있고, 이러한 변경을 위하여 피고와 같은 전문가의 조력을 받을 필요가 있기는 하다.

그러나 리폼후제품은 리폼전제품과 완전히 다른 새로운 제품인 점, 누구든지 자신의 영업과 관련이 있는 범위에서는 상표권자의 허락 없이 그 상표를 사용할 수 없는 점, 피고는 리폼후제품에 ‘리폼함, 재생품임, 재활용품임’ 등의 표시를 함으로써 출처오인을 방지할 수 있었음에도 그렇게 하지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 피고가 원고의 상표를 사용한 행위는 사회상규상 허용되는 정당한 행위로 볼 수 없다.