【판시사항】

1. 영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

2. 포괄적 영업출자에 의한 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

3. 영업출자에 의하여 신설된 법인이 상법 제42조 제1항에 따른 책임을 부담하는지 여부

4. 직무발명 처분보상금 청구권에 관한 소멸시효의 기산점: 피고 2의 직무발명보상규정 등에 비추어 볼 때, 영업출자 당시 원고의 피고 2에 대한 직무발명 처분보상금 청구권은 그 지급시기가 도래하여 소멸시효가 진행하고, 이 사건 소 제기 당시 이미 시효기간 10년이 도과하여 위 처분보상금 청구권이 시효로 소멸하였다고 판단한 사례

【판결요지】 항소기각

피고 1(주위적 피고)에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

이 사건 직무발명은 구 특허법 제39조 제1항에서 정한 직무발명에 해당하고, 피고 2는 그 특허 등을 받을 권리를 원고로부터 승계하여 피고 2 명의로 출원․등록을 마쳤으므로, 원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 늦어도 그 출원일 무렵인 2005. 5.경 발생하였다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 피고 2는 구 특허법 제40조 제1항 및 구 의장법 제24조에 따라 이 사건 직무발명의 공동발명자의 1인인 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

먼저 원고의 피고 1에 대한 청구원인의 전제가 되는 쟁점사항, 즉 위 보상금 채무가 피고 2에서 소외 회사로 이전되었거나 소외 회사가 그 채무를 부담하게 되었는지에 관하여 보건대, 다음과 같이 원고의 주장은 모두 받아들이기 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 원고의 피고 1에 대한 청구는 받아들이지 않는다.

1) 영업출자에 수반된 근로계약인수에 따른 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

이 사건 영업출자에 의하여 원고에 대한 근로계약상 사용자의 지위가 소외 회사로 이전되고, 그 근로계약관계에서 이미 발생한 채권․채무는 이를 인수 대상에서 배제하기로 하는 특약이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 소외 회사로 포괄적으로 이전된다. 그러나 구 특허법 및 구 의장법이 정한 직무발명 보상금 채무가 근로계약관계에서 발생한 것으로서 근로계약인수에 따라 인수인에게 이전되는 채무에 해당한다고 보기 어렵다. 그 이유는 다음과 같다.

가) 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다(대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 참조). 또한 구 특허법 제39조 제1항은 “종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명”을 직무발명으로 정의하고 있는바, 종업원의 직무발명이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어지는 것임은 개념상 분명하다.

나) 그런데 구 특허법 제33조 제1항과 같이 직무발명에 대한 권리가 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속한다는 발명자주의에 따르면, 종업원의 직무발명은 사용자와의 고용관계에 기초한 사회적 사실에서 이루어진 것일 뿐이고, 달리 위 고용관계가 발생하는 근로계약상의 의무 또는 그 의무이행의 결과라고 볼 수는 없다. 사용자가 그 발명에 대하여 특허를 받을 권리나 특허권을 이전받으려면 종업원으로부터 그 권리를 승계하여야 한다.

다) 직무발명 보상금 청구권은 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권의 승계 또는 전용실시권 설정에 대한 대가적 성격을 넘어서, 직무발명을 장려하고 종업원과 사용자 사이의 이익을 조정함과 동시에 발명자인 종업원에게 정당한 보상이 이루어지도록 구 특허법에서 정한 법정채권이므로, 노동의 반대급부인 임금채권과 구별되고, 종업원이 퇴직한 경우에도 그 권리가 소멸하지 아니하며 상속 또는 양도의 대상이 된다.

라) 계약상 지위의 양도에 의하여 계약당사자로서의 지위가 제3자에게 이전되는 경우에는 계약상 지위를 전제로 한 권리관계만이 이전되는 것이 원칙이다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2012다15336 등 판결 참고). 직무발명 보상금 청구권이 사용자와 종업원 사이의 고용관계에 기초하여 발생한 것이더라도, 직무발명 보상금 청구권은 법률에 의하여 인정된 법정채권으로서 근로계약상의 지위를 전제로 한 권리관계와 구별되는 점은 앞서 본 바와 같다.

마) 소득세법 제12조 제3호는 발명진흥법에서 정한 직무발명 보상금을 근로소득의 일종으로 규정하고 있기는 하지만, 직무발명 보상금이 1980년부터 2016년까지의 구 소득세법에서 기타소득으로 규정되어 있었던 점 등 소득세법의 개정 경과 및 입법취지에 비추어 보면, 과세를 위한 소득세법의 소득구분의 점만으로 직무발명 보상금의 채권․채무가 근로계약관계에서 발생하는 채권․채무와 동일하다고 평가할 수 없다.

2) 포괄적 영업출자에 의한 직무발명 보상금 채무의 이전 여부

영업양도나 영업출자 계약이 포괄적으로 이루어졌다고 하더라도 개별 채무를 인수할 것인지 여부는 계약의 내용과 당사자의 의사를 종합적으로 판단하여 결정하여야 한다. 피고들이 합작투자계약을 체결하여 소외 회사를 설립할 당시 이 사건 직무발명 보상금 채무를 소외 회사의 인수 대상에 포함하였음을 인정할 증거가 없다. 오히려, 이 사건 직무발명 보상금 채무는 소외 회사 설립 당시 피고 2가 출자한 대상재산의 부채 내역에 포함되어 있지 않은 사실이 드러날 뿐이다.

3) 상호속용 영업양수인의 채무 부담 여부

소외 회사가 상법 제42조 제1항에 따른 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담하는지에 관하여 보건대, 거래통념상 그룹 계열사인 피고 2와 소외 회사가 영업주체를 오인할 만큼 상호의 주요 부분이 동일하다고 보기 어렵고, 피고들 사이의 합작투자계약에 의하여 소외 회사가 설립된 때부터 피고 1에 흡수합병 될 때까지 피고 2와 소외 회사는 그룹 계열회사로 각각 존속하고 있었으며, 특히 이 사건 직무발명 보상금의 채권자인 원고로서는 고용관계의 사용자가 피고 2에서 소외 회사로 변경된 사정을 잘 알고 있었으므로, 소외 회사가 상법 제42조 제1항의 상호속용 영업양수인으로서 이 사건 직무발명 보상금 채무를 부담한다고 볼 수 없다.

다. 소결론

원고에 대한 이 사건 직무발명 보상금 채무가 피고 2에서 소외 회사로 이전되었거나 소외 회사가 그 채무를 부담하게 되었다는 점을 전제로 한, 원고의 피고 1에 대한 청구는 나아가 살피지 않더라도 받아들일 수 없다.

2. 피고 2(예비적 피고)에 대한 청구에 관한 판단

가. 직무발명 보상금 청구권의 발생

피고 2가 원고로부터 이 사건 직무발명에 대한 특허 등을 받을 권리를 승계한 때에 원고의 이 사건 직무발명 보상금 청구권은 발생하였고, 그 시점은 늦어도 피고 2가 이 사건 특허권을 출원한 2005. 5.경이다. 따라서 피고 2는 특별한 사정이 없는 한 원고에게, 원고가 예비적으로 구하는 처분보상금의 범위 내에서 이 사건 직무발명에 대한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

나. 피고 2의 소멸시효 항변에 관한 판단

1) 피고 2는 피고 2의 직무발명보상규정(이하 ‘이 사건 보상규정’)을 통하여 처분보상금의 지급시기를 ‘회사가 직무발명에 대한 특허권 등을 제3자에게 양도하여 수익이 발생한 때’로 정하고 있었으므로, 원고는 피고 2가 2009. 4. 1. 이 사건 영업출자를 통하여 소외 회사에 이 사건 직무발명에 대한 특허권 등을 현물출자한 때에 처분보상금 청구권을 행사할 수 있었다. 따라서 원고의 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권의 소멸시효는 2009. 4. 1.부터 진행한다고 할 것이고, 그로부터 10년이 경과한 후인 2019. 12. 18. 이 사건 소가 제기되었음은 기록상 분명하므로, 위 처분보상금 청구권은 특별한 사정이 없는 한 시효로 소멸하였다.

2) 이에 대하여 원고는 이 사건 직무발명에 대한 처분보상금 청구권 행사에 법률상 장애가 있어 소멸시효가 진행하지 않는다고 주장하나, ① 위 보상규정에서 ‘양도 등 계약서에 명기된 것’을 처분보상금의 지급조건으로 보더라도 처분행위 당시에 조건 불성취 여부를 알 수 있었으므로 법률상 장애가 계속된다고 볼 수 없는 점, ② 이 사건 보상규정은 “처분보상은 대상 특허권별로 가중치로 결정하여 보상한다.”라고 정하고 있는데, 이는 보상금의 정당한 금액을 산정함에 있어서 해당 직무발명의 기술적 가치를 파악하여 사용자가 얻은 이익에서 직무발명과 상당인과관계가 있는 이익을 고려하라는 취지로 해석될 뿐, 대상 특허권의 가중치가 결정될 때까지 종업원의 처분보상금 청구권 행사가 제한된다고 해석할 수 없는 점, ③ 이 사건 보상규정에서 “보상금의 범위는 수익금의 10%로 보상한다.”라고 정하고 있으나, 위 수익금은 이득의 가액으로 해석할 수 있으므로, 원고가 주장하는 주식처분의 이사회 심의․의결 절차가 보상금 지급을 위하여 반드시 필요하다고 보기 어려운 점 등을 종합하여 보면, 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 소결론

원고의 피고 2에 대한 이 사건 직무발명 처분보상금 청구권은 시효로 소멸하였으므로, 그 지급을 구하는 원고의 피고 2에 대한 청구는 결국 받아들일 수 없다.