【판시사항】

1. 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수품과 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 부수용역에 대해 구 특허법 제128조 제4항에 따른 손해배상을 인정한 사안.

2. 구 특허법 제128조 제4항에 따라 특허침해로 인하여 피고가 얻은 이익을 산정할 때 ‘원가의 하방경직성 분석’을 통한 회계감정결과를 활용한 사안.

【판결요지】 청구기각

○ 부수품 및 부수용역 관련 손해 인정

특허가 실시된 하나의 물건을 구성하는 부품이 아니라 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 물품이나 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품(이하 ’부수품‘이라 한다)이나 특허품의 시공 등 그 판매에 수반되거나 이후 제공되는 유상의 용역이 있는 경우(이하 ’부수용역‘이라 한다), 특허침해품 외에 부수품의 판매 및 부수용역으로 인한 특허권자의 이익 상실(이하 ’부수손해‘라 한다)을 특허권 침해로 인한 손해로 볼 수 있는지 문제된다.

특허권 침해로 권리자가 입은 실질적 손해를 배상하는 한편, 특허침해로 인한 손해의 부당한 확장을 막기 위해서는 부수손해를 언제나 특허침해로 인한 손해로 단정할 수는 없고 이를 적절한 요건에 따라 제한할 필요가 있다. 특허제품과 함께 판매되거나 시공되더라도 그것이 같은 판매자로부터 구입하거나 시공하는 것이 편리하다거나 사후 수리에 도움이 된다는 등 거래상의 편의와 판매자의 경영전략에 불과한 것이라면 판매와 시공이 같은 주체에 의해 이루어진다는 단순한 사실만으로는 부수손해를 인정하기는 어렵다. 특허제품의 기능을 발휘하거나 특허발명의 목적을 달성하기 위해 필요한 물품으로, 마치 ’하나의 제품을 구성하는 여러 부품‘처럼 특허품과 함께 판매되는 부수품이거나, 위와 같은 특허제품의 기능 발휘 및 목적 달성을 위해 특허제품의 판매자에 의해 설치, 시공 등이 필수적으로 이루어져야 하는 경우로 한정해야 할 것이고, 관련 시장 점유율, 경쟁업체들의 현황, 대체품의 존재여부, 거래 형태 등에 비추어 특허침해가 없었더라면 부수품의 판매나 부수용역이 이루어졌을 것임이 합리적으로 예견이 가능한 경우라야 한다.

앞서 든 증거에 변론전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사실과 사정을 참작해 보면, 조인트 키트와 부스덕트는 건축물 등에 안전하게 전력을 공급할 목적으로 사실상 세트를 이루는 하나의 제품과 같이 취급되고, 판매자에 의해 시공되며, 같은 업계에서 경쟁관계에 있는 원고와 피고 모두 동일한 방식으로 판매 및 시공해 온 점에서, 피고의 특허침해가 없었다면 원고가 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 이익을 얻을 수 있었을 것이고, 이는 합리적으로 충분히 예견된다. 따라서 원고의 부스덕트 판매 및 시공용역에 대한 손해는 피고의 각 특허권 침해행위와 상당인과관계가 인정된다(이하 생략).

○ 부수물에 대해 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용할 수 있는지 (부정)

원고는, 피고의 판매단가와 원고의 판매단가가 같다는 가정 하에 피고의 조인트 키트형 부스덕트 총 매출액에 원고의 한계이익률을 곱하여 산정할 수 있다고 주장한다.

그런데, 원고의 ‘피고 판매단가와 원고 판매단가가 동일하다.’는 주장은 ‘피고가 입찰경쟁에서 수주한 후 특허침해로 판매할 수 없게 되어 원고가 이를 납품하게 된다면 원고는 적어도 피고 판매단가대로 납품하게 될 것이다.‘는 가정에 근거한 것이다. 그러나 부스덕트 시장에는 원고와 피고 외에 다른 업체들도 있어서 경쟁 입찰 시 원고가 피고의 판매 단가대로 납품할 것이라고 단정할 수도 없을 뿐 더러 원/피고의 판매단가를 확인할 수 있는 아무런 자료도 제출되지 않은 이상 이를 그대로 믿기는 어렵다.

뿐만 아니라 구 특허법 제128조 제2, 3항 규정은 손해배상액 산정의 어려움을 감안하여 권리자가 판매할 수 있었던 수량 대신 침해자의 판매수량에 기초하여 일실이익 손해 산정을 가능하게 하는 특칙인 점에서, 법문과 같이 ’침해행위를 하게 한 물건‘을 양도한 경우에 적용하는 것이 타당하다. 설령 그 물건을 ’특허실시제품‘만으로 보지 않더라도 위 규정에 의한 손해액 산정에 대상이 되는 물건은 ’침해제품‘과 대체가능성이 있는 제품으로 한정된다. 따라서 특허침해품이나 그 대체품에도 해당하지 않는 부수품을 그 문언의 제약이 없는 구 특허법 제128조의 다른 항이나 민사상 불법행위 등의 규정을 적용하여 손해를 산정하는 것을 별론으로 하더라도 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용하여 손해를 산정할 수는 없다.

나아가 이 사건 감정결과, 감정인 조영주에 대한 사실조회회신에 의하면 ’피고 제품과 부스덕트‘를 함께 판매하여 얻은 매출액만 확인될 뿐이고, 피고 제품만의 매출액을 따로 정리한 회계 자료나 피고의 전체 매출액 중 피고 제품이 차지하는 비율을 알 수 있을 만한 아무런 자료도 없는 점에서, 부수품을 제외한 피고 제품에 대해서도 구 특허법 제128조 제2, 3항을 적용하여 손해를 산정하기는 매우 어렵다.

○ 부수물 및 부수용역에 대해 구 특허법 제128조 제4항을 적용할 수 있는지 (긍정)

구 특허법 제128조 제4항은 특허권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 ‘침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조․판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)을 공제한 한계이익으로 산정할 수 있다고 본다. 그런데 구 특허법 제128조 제2항의 ‘침해행위를 하게 한 물건’과는 달리 제4항에서는 ‘침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액’을 특허권자가 입은 손해액으로 추정하는 점에서 침해행위 그 자체로 얻은 이익 뿐 아니라 침해행위와 상당한 인과관계가 있는 이익액까지 포함하는 것으로 볼 수 있다.

피고 제품 뿐 아니라 부스덕트 판매 및 시공용역으로 인해 피고가 얻은 이익은 앞서 살펴 본 피고 제품과 부수품의 관계에 비추어 침해행위와 상당한 인과관계가 있으므로 특허침해품(피고 제품) 뿐 아니라 부수품(부스덕트의 판매 및 시공용역)으로 인하여 원고가 입은 손해는 구 특허법 제128조 제4항에 따라 산정함이 타당하다. 따라서 이 사건에서는 구 특허법 제128조 제4항에 따라 피고 제품 및 부수품으로 인하여 피고가 얻은 이익을 원고가 피고의 특허침해로 입은 손해로 추정한다.

○ 원가의 하방경직성 분석

한계이익 등 : 한계이익은 매출액에서 한계비용을 제외한 것이다. 한계비용은 변동비와 직접고정비(개별고정비)로 구성된다. 그 중 직접고정비(개별고정비)는 엄격한 조건을 충족했을 경우에만 한계비용으로 인정되므로 한계비용은 대부분 변동비로 구성된다.

비용은 ‘원가행태(cost behavior)’에 따라 변동비와 고정비로 분류되며, ‘추적가능성’에 따라 직접비(개별원가)와 간접비(공통원가)로 분류된다.

그 중 변동비는 조업도 또는 활동수준에 따라 변동하는 비용이다. 즉 조업도에 따라 비례하는, 침해품의 판매와 직접적인 인과관계가 있는 원가로, 원재료비, 판매수수료 등이 해당된다. 여기서 말하는 조업도(volume)는 생산량, 판매량, 판매금액(매출액) 등이다. 고정비(fixed cost)는 조업도와 무관하게 발생하는 원가로써, 침해품의 판매에 직접적인 인과관계를 가지고 있지 않은 급여, 감가상각비, 무형자산상각비, 대손상각비 등이 해당된다.

원가의 하방경직성 분석 : 변동비와 고정비는 정성적/정량적 분석으로 판별할 수 있다. “정성적 분석”은 비용항목 그 자체로 변동비/고정비로 구분되는 방법이다. “정량적 분석”은 계량적 기법을 활용하여 원가행태를 분석함으로써 변동비 해당 여부를 판별하는 것으로, 이 사건 감정절차에서 사용한 “원가의 하방경직성(sticky behavior of cost)”은 그 중 하나이다.

‘원가의 하방경직성’은 조업도(매출액)가 감소할(하방구간에 접어들)때 분석대상 원가가 감소하지 않고 오히려 증가하거나 변동이 없는(경직적인) 현상을 뜻한다. 원가가 하방경직성을 보인다는 것은 조업도(매출액)가 감소하는 구간에 감소하지 않고 경직성을 보인다는 점에서 원가의 하방경직성을 보이는 비용은 고정비로 판결하고, 그렇지 않은 분석대상을 변동비로 판별하는 방식으로 구분한다. 매출이 증가할 경우에는 해당 매출 증가의 효과를 누리기 위하여 비용을 증가시키는 것이 일반적이지만 매출이 감소하는 경우에는 고정적으로 투입되는 비용들은 줄어들지 않는다. 즉, 매출이 감소할 때 고정비는 감소하지 않고 변동이 없거나 오히려 증가하는 반면 변동비는 매출이 감소하면 변동비는 감소한다. 구체적으로는 공분산을 이용하는 방법이 활용된다. 즉, 조업도(매출액, 독립변수) 변동율이 감소하는 구간에 대응되는 분석대상 비용(종속변수)의 변동율에 대하여, 독립변수와 종속변수 변동율에 대한 공분산 값이 영(0)이거나 음(-)의 값을 보이면 조업도(매출액, 독립변수)가 감소할 때 분석대상 비용(종속변수)은 불변이거나 증가하는 것으로 볼 수 있다. 이는 독립변수 감소구간에서 독립변수와 종속변수의 변동율의 변화방향이 ‘비동조적 특성’을 나타내는 점에서 고정비로 판별한다(원가의 하방경직성 인정).