【판시사항】

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리되어 심결이 이루어진 경우, 정정청구에 대한 심결이 특허무효심판청구에 대한 심결과 분리되어 개별 확정될 수 있는지(적극)

【판결요지】 청구범위 제2항 부분 각하, 청구범위 제1항 및 제10항 부분 인용

○ 기초로 삼는 법리

특허무효심판절차에서 정정청구가 특허무효심판청구와 함께 심리된다는 이유로 정정청구에 대한 심결이 반드시 특허무효심판청구에 대한 심결과 함께 확정되어야 한다고 볼 수 없고, 정정청구에 대한 심결은 특허무효심판청구에 대한 심결과 나뉘어 확정될 수 있다고 보아야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

▶ 정정청구는 하나의 심판청구로서 별개의 심판대상이 된다.

- 특허권자는 설정등록 후 명세서나 도면에 불비가 있으면 정정심판을 청구할 수 있고(법 제136조 제1항), 이는 청구범위가 과도하거나 불분명한 경우 무효사유를 예방하고 권리관계를 명확히 하기 위한 제도이다. 그런데 무효심판이 계속 중일 때에는 특허권자의 정정심판은 허용되지 않고, 특허권자는 해당 무효심판절차 내에서 정정청구를 통해 방어할 수 있다(법 제136조 제2항, 제133조의2). 이는 권리자 방어권을 보장하면서도 심판 지연을 막기 위한 장치이다.

- 나아가 정정청구에는 일반 심판규정(청구서 제출, 송달, 답변 기회, 보정 금지 등)과 정정심판 특별규정(전용실시권자 동의, 불인정이유 통지, 확정효 등)이 그대로 준용된다. 특히 복수 정정청구 시 최후 청구만 유효하다는 규정(법 제133조의2 제2항)은 정정청구를 단순 항변이 아닌 별도의 심판청구로 파악해야만 설명 가능하다.

- 따라서 무효심판절차 내 정정청구는 무효심판청구와 병합되어 심리되지만, 그 자체로 독립된 심판대상임이 분명하다. 특허무효심판이 예상되는 상황에서 하나의 심판대상이 되는 정정심판청구로써 특허정정을 구할 수 있던 특허권자가, 특허무효심판이 실제로 제기된 상황에 처해서는 하나의 심판대상이 되지 않는 범위에서만 특허정정으로 그 특허무효심판에 방어하는 지위에 불과하게 된다는 것은 특허권자의 권리보호 측면에서 문제가 있고, 특허무효심판절차에서 특허권자의 지위를 그와 같이 제한하여 해석할 합리적 필요성도 없다. 대법원 역시 정정청구를 무효심판절차에서 함께 심리되는 심판청구라고 판시하였다(2016후2522 전원합의체).

▶ 정정청구는 심판대상의 성격과 효력에서 특허무효심판청구와 구별되므로, 정정청구에 대한 심결이 반드시 특허무효심판청구에 대한 심결과 함께 확정되어야 하는 것은 아니다.

- 정정청구는 단순한 항변이 아니라 무효심판에 병합된 하나의 심판청구로서 별도의 심판대상이 된다. 정정에 따른 명세서 변경은 정정무효심판의 대상이 될 수 있고, 정정무효심판이 인용 확정되면 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(법 제137조). 또한 심결 확정에 관한 특허법 규정(법 제186조)에도 무효심판과 정정청구의 심결이 반드시 동시에 확정되어야 한다는 내용은 없다. 따라서 정정청구가 특허무효심판청구와 별개의 심판대상인 이상 정정청구에 대한 심결은 위 일반규정에 따라 당사자 등의 불복으로써 취소될 수 없는 상태에 이른 때에는 특허무효심판청구에 대한 심결과 별개로 확정될 수 있는 것이 원칙이다.

- 이에 대하여 정정청구가 무효심판과 함께 심리되고, 무효 여부 판단의 선결사항이 된다는 이유로 동시확정을 주장하는 견해도 있다. 그러나 이러한 선결관계만으로 양자가 불가분의 심판대상이라고 보기는 어렵다. 예컨대 복수 청구항에 대한 무효심판에서 독립항 무효 여부가 종속항 판단의 전제가 되는 경우가 있으나, 그러한 이유로 두 청구항에 대한 무효심판이 일체불가분의 심판대상이라고 보지는 않는다. 또한 특허법은 정정청구를 무효심판 청구항 이외의 다른 청구항이나 명세서 기재사항에 관해서도 허용하고 있으므로, 정정청구가 무효심판대상인 청구항과 항상 일체불가분하다고 단정할 수 없다. 무엇보다도 심결취소소송은 행정처분의 위법성을 다투는 항고소송으로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 위법사유도 주장할 수 있고 법원은 이를 심리하여 판결의 기초로 삼을 수 있다. 또한, 특허권자는 무효심판 소송 계속 중에도 별도의 정정심판을 청구할 수 있고, 그 정정심판의 심결이 확정되면 당사자는 그 정정심결으로 정정된 청구항의 위법사유를 추가로 주장․증명할 수 있다. 이러한 법리에 대한 종합적인 고려 없이 심판과 소송이 일정 국면에서 선결적 판단구도를 가진다는 이유로 정정청구에 대한 심결이 확정되는 시점을 제한하는 것은 합리적이지 않다.

- 한편, 특허무효심판절차에서 정정청구가 적법한 것으로 인정될 때에는 그 정정된 발명의 내용에 따라 특허무효사유에 해당하는지를 판단하여야 하고, 정정청구 전의 특허발명을 대상으로 특허무효 여부를 판단하여서는 안 된다는 것이 대법원의 법리이다. 그런데 위 대법원 법리를 근거로 특허무효심판절차에서의 정정청구가 특허무효심판청구와 구별되는 심판대상이 아니라고 보는 것은 타당하지 않다. 즉 위 대법원 법리는 정정청구가 특허무효심판청구의 대상이 된 청구항에 관한 것을 정정사항으로 함에 따라 그 판단이 특허무효 여부의 판단에 선결사항이 될 때 그 심판절차에서 정정청구에 대한 심결의 확정까지 기다리지 않고 특허무효 여부를 판단할 수 있도록 한 것으로, 이는 별도의 정정심판이 제기됨에 따라 특허무효심판이 지연되는 것을 방지하려는 규정취지를 반영한 것이다. 정정청구에 대한 심결이 확정되기 전에 확정효가 발생하지 않는 것은, 특허무효심판절차에서 정정청구를 하나의 심판청구로서 심판대상이 된다고 보는 점에서 당연한 것일 뿐, 정정청구를 무효심판과 별개의 심판대상으로 보는지와 무관하다.

▶ 정정청구에 대한 심결은 특허무효심판청구에 대한 심결과 독립적으로 확정될 수 있다는 ‘개별확정 법리’가 특허법 체계상 타당하다. 반대로 양자가 반드시 동시에 확정되어야 한다는 ‘동시확정 법리’는 여러 문제를 초래한다.

- 첫째, 불복 단계에서 동시확정 법리에 따르면 무효심판청구인이나 특허권자가 정정청구에 대한 심결을 독립적으로 다툴 수 없게 된다. 이는 정정이라는 기본적 방어수단을 제한하고, 결국 특허권자로 하여금 별도 정정심판을 다시 제기하게 하는 불합리한 결과로 이어진다. 또한 정정청구를 받아들인 심결에 당사자 다툼이 없더라도 무효심판 심결이 확정되기 전까지는 정정청구에 대한 심결이 확정되지 못해, 침해소송 등에서 여전히 정정 전 청구항이 판단대상으로 남게 되는 모순이 발생한다.

- 둘째, 심결취소소송 단계에서 동시확정 법리에 따르면 정정청구에 대한 심결이 소송에서 다투어지지 않아도 무효심판 심결과 일체불가분으로 확정되어야 하므로, 법원의 심판범위와 판단구도가 불명확해진다. 특히 원고가 정정청구에 대한 심결을 다툴 이익이 없는 경우에도 법원은 심결 전체를 일체로 취급해야 하는데, 이는 정정청구에 대한 심결 확정을 불필요하게 지연시킨다. 반면 개별확정 법리에 따르면, 정정심결은 독립적으로 확정되고 법원은 확정된 정정사항을 전제로 무효 여부만 판단하면 되므로 간명하다.

- 셋째, 심결취소소송 계속 중 별도의 정정심판이 제기·확정되는 경우, 동시확정 법리 하에서는 당초 정정청구와 별도 정정심판청구의 관계가 불명확해져 심판원의 판단대상과 법원의 심리범위가 혼란스러워진다. 더욱이 당초 정정청구가 별도 정정심판으로 자동 취하되는 근거도 없어 혼란은 가중된다. 나아가 별도 정정심판 심결의 확정에 따라 이를 대상으로 심리한 결과 원고청구를 기각하는 경우 특허법원의 심판대상이 되었던 정정심판 심결이 아니라 당초 정정청구 심결이 최종적으로 확정되는 불합리한 결과까지 발생한다.

○ 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분의 분리확정

이 사건 심결의 등본이 2023. 9. 25. 원고들에게 각 송달되었고, 원고들은 2023. 10. 16. 특허심판원으로부터 30일의 부가기간을 부여받았으며, 이 법원 제1회 변론기일에서 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분의 취소를 구하는 청구를 취하하였다. 이러한 사정을 앞서 본 개별확정 법리에 비추어 보면, 이 사건 정정청구를 인정한 심결 부분은 이 사건 무효심판청구에 대한 심결 부분과 분리하여 제소기간 만료 다음날인 2023. 11. 25. 확정되었다. 위와 같이 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분이 분리하여 확정된 점에다 특허심판원이 2024. 8. 27. 원고들의 정정심판청구를 받아들이는 이 사건 정정심결을 하여 그 심결이 확정된 사정을 보태어 보면, 이 법원의 판단대상은 그 특허정정이 최종적으로 확정된 이 사건 정정심결에 따라 정정된 청구범위이다.

○ 이 사건 제2항 발명에 관한 심결 부분에 대한 청구의 위법

▶ 이 사건 무효심판청구 중 정정청구로 삭제된 이 사건 제2항 발명에 대한 각하 심결 부분은, 이 사건 정정심결에서도 삭제된 청구항에 대한 것이어서 결론적으로 정당하나, 이는 심판피청구인인 원고들에게 아무런 불이익이 없는 것이어서 원고들로서는 위 심결 부분의 취소를 구할 이익이 없으므로, 이 부분 취소를 구하는 원고들의 청구는 결국 부적법하다고 보아야 한다.

▶ 한편 동시확정 법리에 따른다면, ① 원고들의 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분은 그 취하에도 여전히 확정되지 아니한 상태로 있다. ② 그에 따라 이 사건 정정청구에 대한 심결 부분과 동시에 확정되어야 하는 이 사건 제2항 발명에 대한 피고의 심판청구를 각하한 심결 부분도, 결국 이 사건 제1, 10항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분과 그 취소 여부를 함께 하여야 한다. 이 경우 앞서와 달리 이 사건 제1, 10항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분의 취소에 대한 청구와 별개로, 이 사건 제2항 발명에 대한 심판청구에 관한 심결 부분의 취소청구가 부적법하다는 판단을 내릴 수 없다. 그러나 이는 개별확정 법리에 기초하여 판단하는 이 법원의 결론이 될 수 없다.