[해외동향소개]

미국 연방대법원 Peter v. Nantkwest 판결

2019년 12월 11일, 미국 연방대법원은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용(expenses)”에 미국 특허상표청(USPTO)이 고용하고 있는 변호사와 법률보조인의 임금은 포함되지 않는다고 명시적으로 판결함.

특허법원 국제 지식재산권법 연구센터

이 주 환 연구원/법학박사

▶ 법적 쟁점

  대상판결의 법적 쟁점은 미국 특허법 제145조가 규정하고 있는 “비용(expenses)”에 미국 특허상표청(USPTO)이 고용하는 변호사(attorney)와 법률보조원(paralegal employees)의 임금(salaries)이 포함되는가의 여부임

▶ 연방대법원 판시사항

  연방대법원은 미국 특허법 제145조에도 “American Rule 적용추정 원칙”이 적용되고, “American Rule 적용추정”이 복멸되려면 이에 대한 미국 의회의 충분한 특정된 명시적 지침이 존재하여야 하지만, 미국 특허법 제145조의 문구, 미국 특허법 제145조와 유사한 여러 미국 연방법의 규정, 미국 특허법의 입법사를 고려하면, 미국 특허법 제145조에서는 “American Rule 적용추정”이 복멸될 수 있을 정도의 미국 의회의 충분한 특정된 명시적 지침이 존재하지 않기 때문에, 특허상표청은 자신이 고용한 변호사와 법률보조원이 이 사건에 소요한 만큼에 해당하는 임금을 회복할 수 없다고 판결함.

▶ 의미 및 시사점

  Nankkwest 판결은 출원인이 자신의 특허출원에 대하여 특허등록을 인정하지 않은 특허심판불복위원회 심결에 대하여, 미국 특허법 제145조에 근거하여 버지니아 주 동부지구 지방법원에 새로운 민사소송을 제기하였을 경우, 특허상표청이 이 소송을 진행하기 위하여 지출한 변호사비용은 특허상표청이 부담하여야 한다는 것을 명확히 선언함.

  기존에 미국 특허법 제145조에 포함되었던 비용은 복사비용, 전문가 증인비용, 출장비용과 같은 것이었는데, 특허상표청은 이 사건에서 최초로 미국 특허법 제145조에 근거한 변호사비용을 회복하기 위한 시도를 하였지만, 연방대법원은 이를 허락하지 않았음.

  Nankkwest 판결은 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송을 수행하는 출원인의 경제적 부담을 줄여주었다는 점에서, 출원인에게 유리한 판결이라고 평가할 수 있음.

  출원인은 기존과 동일하게 미국 특허법 제145조가 규정하는 소송을 제기하여도 자신의 변호사비용만을 부담하면 되기 때문에, 만일 특허심판불복위원회 단계에서 제출하지 못한 자신의 특허발명에 대한 특허성을 증명할 수 있는 새로운 증거를 제출할 필요성이 있다고 판단한 경우에는, 특허심판불복위원회의 심결에 대하여 곧바로 연방순회항소법원에 불복하는 방법보다는 버지니아 주 동부지구 지방법원에 새로운 소송을 제기하는 방법을 선호할 것으로 예상됨.

 이에 대한 더 자세한 내용은 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.

https://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=81&gubun=565