미국 연방대법원 Halo 판결의 취지를 명확히 한 연방순회항소법원(CAFC)의 판결

CAFC는 증액배상을 위한 고의침해 성립 요건인 주관적 의사가 의도적인 것만으로도 충족된다고 판시함

특허법원 국제지식재산권법연구센터

황성필 연구원/법학박사

▶ 법적쟁점

증액배상 인정을 위한 필수 전제조건으로서 특허권자는 침해자의 고의침해(willful infringement)를 주장 및 증명해야 하는데 그 주관적 의사(state of mind)가 의도적인(deliberate or intentional) 수준을 넘어 악의적인(wanton, malicious, and bad-faith) 수준에 이르러야 하는 것인지가 대상 판결의 핵심 법적 쟁점이었음.

▶ CAFC의 판시사항

대상 판결에서 미국 연방순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’라 함)은 특허권 고의침해에 대한 판단기준을 명확히 하면서, 증액배상을 인정하기 위한 선결요건(prerequisite)으로서의 고의(willfulness)는 ‘의도적인(deliberate or intentional) 침해행위’가 있었다면 그 자체로 인정된다고 판시하였음. 나아가, 대상 판결은 고의침해 인정으로 인하여 반드시 증액배상(enhanced damaged)이 인정되는 것은 아니며, 증액배상 인정 여부 및 증액배수(증액의 정도)는 오로지 1심 법관의 재량에 따라 결정되는 것이고, 그러한 재량권은 침해행위가 상당히 악의적(sufficiently egregious)인 정도에 이르는 사안에서 행사될 수 있음을 명확히 하였음. 그러나, 악의적인 정도에 이르는 침해행위를 판단하기 위한 구체적인 지침(guideline)은 제시하지 않음.

▶ 의미 및 시사점

대상 판결은 고의침해 증명을 너무 어렵지 않게 함으로써 증액배상의 대상의 범위를 넓혀 특허권 보호의 실효성을 높일 수 있는 근거를 명확히 했다는 점에 의의가 있음. 나아가, 고의침해가 인정되었다고 하더라도 증액배상의 인정 여부 및 증액의 정도는 침해해위의 악의성을 고려하여 판사가 재량에 의해 판단하는 것임을 명확히 하였음. 그러나 대상 판결은 침해행위의 악의성을 판단하는 명확한 지침을 제시하지 않고 있어 어떠한 경우에 증액배상이 인정될 수 있을지는 여전히 모호한 것으로 보임.

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https://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=84&gubun=565